8 Consejos para Proteger tu Invento (Pt. 1)

La protección de los derechos sobre inventos, procesos, fórmulas y diseños le corresponde principalmente al régimen de Patentes. Las patentes forman parte del régimen de Propiedad Intelectual, donde se encuentran además: los derechos de autor; las marcas; y los secretos comerciales. Estos 4 campos están relacionados, pero no son lo mismo. Cada uno protege distintos aspectos de las creaciones humanas.

La protección de los derechos sobre inventos, procesos, fórmulas y diseños le corresponde principalmente al régimen de Patentes. Las patentes forman parte del régimen de Propiedad Intelectual, donde se encuentran además: los derechos de autor; las marcas; y los secretos comerciales. Estos 4 campos están relacionados, pero no son lo mismo. Cada uno protege distintos aspectos de las creaciones humanas.

Las patentes protegen aspectos funcionales y útiles (más diseños y plantas). Por eso protegen a cosas como inventos, fórmulas, conceptos y diseños. Serán colectivamente “inventos” para efectos de este artículo.

#1 El Invento Debe Ser útil, Novel y No-obvio

Las patentes sobre inventos (utility) en los Estados Unidos y sus territorios son gobernadas por el United States Patent and Trademark Office (USPTO). Para obtener una patente un inventor debe demostrar que el invento es es útil, novel y no-obvio.

  1. Util, en que cumple una función, más allá de ser ornamental y/o estético.
  2. Novel – en que no haya inventado antes. Si el mismo invento se crea por más de una persona separadamente, la patente le corresponde al primero en solicitar, más no al primero en inventar.
  3. No-obvio – en que este es el elemento de “invención”. Más allá de ser algo que se crea, se tiene que demostrar que el invento no era obvio para una persona con conocimiento o destrezas en ese área.

Elementos ornamentales aplicados sobre objetos útiles son sujeto de patentes de diseño, mientras demuestre ser novel, no obvio y ornamental.

#2 Es Probable que Existan Inventos Similares al tuyo.

Inventar cuesta. Por eso antes de invertir tiempo y dinero en elaborar modelos, iteraciones y prototipos, y mucho antes de solicitar una patente, haz una investigación. Examina si existen inventos similares al tuyo; y si están o no patentados. No podrás adquirir una patente sobre elementos de tu idea que ya sean conocidos y/o protegidos. Realiza un “Prior Art Search”.

Un Prior Art Search es una investigación comprensiva de distintas fuentes, para determinar la “patentabilidad” de un invento; cuáles elementos son noveles y no-obvios. La búsqueda se realiza en bases de datos, publicaciones y cualquier fuente donde se le pueda dar publicidad a un invento. Entre estas están las bases de datos del USPTO , Google Patents, y centenares de fuentes, tanto de gobierno como de industria, a nivel nacional e internacional.

Es preferible que esta búsqueda la realice alguna persona o entidad con experiencia y pericia en esta materia, como un abogado, agencia de patentes o “prior art search firm”. Pues conlleva una investigación robusta y el conocimiento de un lenguaje técnico para interpretar publicaciones, solicitudes y patentes.

#3 Tu Situación de Empleo Podrá Afectar tu Invento.

Si eres empleado, y tu trabajo consiste de alguna forma en la creación de propiedad intelectual (ej. Diseñador gráfico, programador, ingeniero) es probable que estés sujeto a acuerdos de confidencialidad, no-competir y/o IP rights assignment con tu patrono.

Primero, el acuerdo de confidencialidad obliga al empleado a no divulgar y/o utilizar información denominada como confidencial por su patrono dentro de su relación de empleo. Por lo tanto, si un empleado utiliza información adquirida mediante su empleo, para propósitos no relacionados a su trabajo, como por ejemplo desarrollar un invento por su cuenta, podría estar violando su obligación de preservar y no divulgar material confidencial.

Por otra parte, el acuerdo de no competir le prohíbe al empleado a trabajar en o para proyectos y empresas que puedan competir con los productos y servicios que ofrece el patrono. Esto se puede extender inclusive hasta luego de terminada la relación con el empleado. Por lo tanto, si un empleado en su tiempo libre desarrolla algún invento por su cuenta, que pueda considerarse como “competencia” de su patrono, el empleado podría estar violando su obligación de “no-competir”.

Y por último, el “IP Assignment” constituye un acuerdo en el cual tú como empleado le otorgas a tu patrono todos los derechos de propiedad intelectual sobre creaciones realizadas como parte de tus labores de trabajo, o realizadas con materiales del patrono y/o durante horas laborables. Por lo que si tu, en tu tiempo libre, desarrollas un invento o creación y éste se relaciona a las labores que tu realizas ordinariamente para tu trabajo, ese invento podría ser propiedad de tu patrono y no tuyo.

Examina bien los acuerdos que tengas con tu patrono, para ver hasta dónde llega tu limitación, si alguna, a inventos creados en tu propio tiempo y con tus propios materiales.

#4 Solicitar una Patente es Publicar tu Invento.

Se puede decir que la patente es como un contrato entre los inventores y el público (gobierno) en donde a los inventores, a cambio de hacer pública su invención, se les otorga un monopolio limitado sobre el mismo. Para prevenir a otros, por un periodo limitado de tiempo, de usar, manufacturar, vender, importar u ofrecer vender el invento (EEUU).

Al solicitar la protección de una patente, renuncias a la posibilidad de mantener tu invento confidencial. Al ser público, no podrá obtener protección como secreto comercial.

Analiza la probabilidad de éxito de una patente. En su alternativa, es posible mantener propiedad sobre el invento como secreto comercial. Los secretos comerciales pueden ser información, objetos, inventos y/o cualquier activo que genere valor para una empresa y su valor sea producto de su confidencialidad.

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales no expiran, mientras no se hagan públicos. No obstante, una vez hecho público, deja de ser secreto y pierde su protección. En adición, lo que se concede con un secreto comercial es prohibir a terceros del uso y/o divulgación de ese activo. Por lo que si otras personas descifran o inventan tu secreto mediante procesos lícitos, como ingeniería a la inversa, podrán utilizar tu secreto.


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